중국 지식산권국(중국의 특허청)은 2023년 1월 13일 <상표법 개정 의견수렴안>(이하 “의견수렴안”)을 공표하였다. 이번 개정은 2019년 4차 개정에 이은 5차 개정으로, 지식산권국은 이를 2023년 중국 지재권 분야에서 가장 주목해야 될 정책 중 하나라고 설명하였다.

 

2019년 4차 <상표법> 개정은 악의적 상표등록 및 상표권에 대한 사재기 행위 규제에 대한 내용을 보완하였다. 이번 5차 개정은 상표법 입법과정 및 실무 사례를 토대로 상표권과 관련된 논쟁거리를 해결하는데 초점을 맞추었다.

 

<의견수렴안>은 23개 조항을 신설하여 현행 <상표법>을 대폭 보완하였다. <의견수렴안> 내용이 현행 <상표법>에 모두 반영된다면 기업의 상표출원 및 상표권 관력 전략 수립, 상표 사용 등 다방면에서 변화가 생길 것으로 예상되며, 상표권에 대한 기업의 관리 의무도 강화될 것으로 예상된다. 이를 고려하여 본고에서는 <의견수렴안> 주요 내용을 정리하고 기업의 상표전략 및 출원, 권리 사용, 상표 관리와 관련된 내용을 다루어 보고자 한다.

 

1. 악의적 등록행위에 대한 규제 강화

(1) 악의적 상표등록에 해당하는 행위 명시

현행 <상표법> 제 4조에 따르면, 실사용을 목적으로 하지 않는 악의적 상표등록 행위에 대해서 그 등록신청을 기각해야 한다고 규정하고 있다. 아울러, 2019년 12월 1일 시행된 <상표등록 행위 규범화에 대한 규정>에서는 상기 제 4조에서 다루고 있는 내용을 보다 세부적으로 규정하였다. <의견수렴안> 제 22조에서는 악의적으로 상표를 등록해서는 아니된다는 원칙을 보다 구체적으로 규정하고 있다. 아래는 <의견수렴안> 제 22조에서 규정하고 있는 악의적 상표등록 행위이다.

 

①사용을 목적으로 하지 않고 대량의 상표를 등록함으로써 상표등록 질서를 교란한 경우

②기만 또는 기타 부정당한 수단으로 상표등록을 신청한 경우

③국가의 이익 및 사회 공익에 손해를 주거나 국가, 사회에 불리한 영향을 끼치는 상표를 등록할 경우

④고의적으로 타인의 합법적 권리 또는 권익을 침해하거나 이를 통해 부정당한 이익을 취하는 경우

⑤기타 악의적 상표등록 행위

 

(2) 악의적 상표등록 행위에 대한 법적 책임 강화

<의견수렴안>은 악의적 상표등록 행위에 대한 벌금 확대, 강제적 상표권 이전 제도 도입, 민사적 배상책임 강화 및 침해행위에 대한 공익 소송제도 도입 등 강력한 제도 장치를 규정함으로서 악의적 상표등록 행위에 대한 법적 책임을 강화하였다. 악의적 상표등록 행위에 대한 법적 책임은 다음과 같다.

 

①<의견수렴안> 제 67조는 악의적 상표등록 행위에 대한 행정적 처벌조치를 규정하고 있으며, 이를 위반할 경우 상표관리부처에서 경고 또는 25만 위안 이하의 벌금 부과, 불법 소득 몰수를 이행할 수 있음을 규정하고 있다.

 

② 제 45조~47조에서는 악의적 상표등록 행위에 대해 권리인 또는 이해관계자가 상표에 대한 무효심판을 신청할 경우 강제적 상표 이전을 이행할 수 있음을 규정하고 있다. 제 45조에 따르면 등록상표가 타인의 저명상표를 무단으로 복제, 모방 또는 번역한 것 이거나 대리인, 대표자, 이해관계자가 상표를 무단 선점할 경우 또는 부정당한 수단으로 타인이 이미 사용하고 있고 일정한 인지도가 있는 상표를 무단으로 선점한 경우 권리인은 해당 상표를 자신의 명의로 이전할 것을 청구할 권리가 있다. 현행 <상표법>이 무효심판 청구와 상표권 양도 신청을 별도 절차에 따라 진행해야 한다고 규정하고 있는 것과 비교했을 때 <의견수렴안>에서 도입한 악의적 상표등록 행위에 따른 상표권 강제적 이전제도는 권리인의 법적 권익을 더욱 효율적으로 보호하는데 의의가 있다고 할 수 있다.

 

③제48조에서는 악의적 등록행위에 대한 행정적 책임을 규정하고 있는데 해당 상표가 무효선고 되기 전 타인의 등록상표를 침해하고 상표권자 또는 피허가인의 악의가 성립 될 경우 행정기관에서 벌금에 처할 수 있고 침해행위 중지를 명하는 동시에 불법소득에 대한 몰수 조치를 취할 수 있다.

 

④제83조에서는 악의적 상표등록 행위로 인해 손해를 입었을 경우 해당 피침해자는 법원에 손해배상 청구 소송을 제기함으로써 악의적 등록행위로 인한 손해배상 및 해당 행위를 제지하기 위해 지출한 합리적 비용을 일괄 청구할 권리를 부여하였다. 민사배상 책임은 기존 상표권 침해소송에서 이미 확립되었고 사법실무에서 널리 활용되었지만 악의적 등록행위에 대한 제지 조치로서는 <의견수렴안>에서 신설한 제도이다. 

 

⑤제83조에서는 악의적 상표등록 행위가 국가이익 및 사회공익에 손해를 주거나 중대한 불한적 영향을 미칠 경우 검찰에서 소송을 제기할 수 있다고 규정함으로써 엄중한 지재권 침해행위에 대한 공익소송 제도를 신규 도입하였고 악의적 등록행위에 대한 강력한 제재조치를 취하고 있다.

 

(3) 악의등록 행위 규제 강화로부터 보는 상표관리의 시사점

<의견수렴안>은 상술한 바와 같이 제도적인 측면에서 악의적 상표등록 행위에 대한 강력한 법적 규제조치를 정하고 있다. 기존 많은 기업이 상표권보호 전략으로부터 입각하여 실제 경영수요 및 합리적 사용의 목적을 벗어나 대량의 상표를 등록 신청하는 경우가 존재하였는데 <의견수렴안>에 따른 법규정이 개정된다면 기업은 대량의 상표 등록에 의한 악의적 등록행위의 의심을 받지 않기 위해서는 향후 더욱 합리적인 상업목적과 사용을 취지로 실제 경영에 부합되는 상표등록 전략을 수립할 필요가 있어 보인다.

 

한편, 기업의 상표가 기타 제3자에 의해 악의적으로 선점 당하거나 악의적으로 소송의 상대자로 지정될 경우에는 기존 무단선점에 따른 이의제기, 무효심판 등 대응책은 물론 <의견수렴안>에서 제시된 행정 제재, 민사소송을 통한 벌금, 손해배상 청구 및 상표권 강제 이전 조치 등 더욱 다양한 대응책 수립을 통해 소중한 권리를 되찾을 수 있을 것으로 전망된다.

 

2. 상표 중복등록 금지 및 상표 사용의무 대폭 강화

(1) 상표 중복등록 금지제도 도입

상표는 구체적인 상품 또는 서비스의 출처를 구분하고 식별하는 가장 중요한 표식이라 할 수 있다. 중국 지식산권국의 통계에 따르면 2022년 11월까지 중국의 유효 상표등록량은 이미 4233.7만 여건에 달함으로써 세계 1위를 차지하고 있지만 실무적으로 대량의 상표가 실제로 사용되지 않고 상표를 무단으로 점유함으로서 상표 자원을 낭비하는 현상이 보편적으로 존재한다.

 

중국 <상표법>은 1982년 정식 공표되어 4차의 개정이 진행되었지만 등록만 중요시하고 실제 사용을 홀시하는 보편적인 관념이 존재함으로 인해 상표의 중복등록 및 중복 신청에 관한 명확한 규정이 없는 상태이다. 상기와 같은 현실적인 문제점을 해결하고 날로 엄중해지는 상표의 선점 현상을 규제하기 위해 <의견수렴안>에서는 상표 중복등록 금지제도를 확립함으로서 중복등록 금지의 구체적인 상황 및 예외의 경우에 대해 규정하고 있다.

 

①제14조에서 별도의 규정이 있는 경우를 제외하고 동일 신청인이 동일상품 또는 서비스에 1건의 동일 상표만 등록신청할 수 있다고 명확히 규정하고 있다.

 

②또한 제21조 제1항에서는 중복등록 신청을 금지하는 상황에 대한 세부적인 규정으로 등록을 신청한 상표는 신청인이 동일상품 또는 서비스에 선등록 신청, 기등록 또는 신청일 이전 1년 내에 이미 말소, 취소, 무효 선고된 상표와 동일해서는 아니된다고 규정하고 있다.

 

③제21조 제2항에서는 중복등록 신청이 가능한 6가지 경우에 대해 규정하고 있는데 주로 기존 상표에 대한 작은 변경, 상표권의 기한 초과, 상표사용 의무를 이행하지 않음으로 인한 상표권 말소, 상표 사용 증거를 제출하지 못함으로 인한 상표권 취소, 우선 권리와 충돌되어 상표가 무효 선고된 후, 해당 우선 권리가 더 이상 존재하지 않을 경우 및 기타 정당한 사유에 따른 중복등록 신청이 가능한 경우 등이 포함된다.

 

(2) 상표 등록 품질 향상의 조치로 상표 사용의무 대폭 강화

상표권자가 이번 <의견수렴안>에서 가장 주목해야 할 내용이 상표의 실제 사용 및 사용 상황에 대한 정기적인 상황설명 제출 의무에 대한 규정이다. <의견수렴안>에서는 상표 등록신청 단계 및 등록단계의 상표 사용의무를 강화함으로서 실제사용을 목적으로 하는 원칙을 확립하였고 현행 <상표법> 제4조에서 규정하고 있는 사용을 목적으로 하지 않는 상표의 등록신청을 기각해야 한다는 조항에 대해 보완하였다. 또한 상표등록 후 상표권자가 정기적으로 상표관리기관에 상표의 실제 사용에 관한 증빙서류를 제출해야 되는 의무를 도입함으로서 상표의 사용에 대한 감독과 관리를 강화하였다.

 

①우선 <의견수렴안> 제5조는 상표 등록신청 단계에서 신청인이 상품 또는 서비스에 해당 상표를 사용 및 그 사용을 보증 할 경우 등록을 신청할 수 있다고 규정함으로서 상표 등록 신청인의 보증의무를 신설하였다.

 

②<의견수렴안> 제61조에서는 상표권자의 상표 실제사용 상황보고 의무를 신설하였는데 해당 규정에 따르면 상표권자는 상표권 취득일로부터 매 5년 기한만료 후 12개월 이내에 지재권관리기관에 해당 상표가 승인된 상품에 실제 사용된 이력 또는 사용되지 않는 정당한 이유를 설명해야 한다고 규정하고 있다. 기한만료 후 설명하지 않을 경우 지재권관리기관에서 상표권자에 통보를 진행하고 통보일로부터 6개월 이내에 여전히 상황설명을 하지 않을 경우에는 해당 상표권을 포기한 것으로 간주하여 상표를 말소할 수 있다.

③상기와 같이 상표권 실제 사용 상황에 대한 상표권자의 설명에 대해 지재권관리기관에서는 설명의 진실성에 대해 수시로 검사 할 권리가 있고 필요 시 상표권자에 증빙서류 보완 요청 또는 지방 지재권관리기관에 현장검사 등을 위촉 할 수 있으며 검사결과 상황설명에 허위사실이 존재할 경우 해당 상표를 취소할 수도 있다.

 

시사점

<의견수렴안>에서는 상기와 같이 상표 중복등록 금지 및 상표 사용의무에 대한 강화조치를 신설함으로서 상표 실제사용의 중요성을 부각하였다. <의견수렴안>에서 정하고 있는 해당 내용이 정식 개정안으로 통과된다면 기존의 선등록 주의 원칙에 따른 상표권 등록제도가 실사용주의 원칙으로 전환될 것으로 전망되며 이에 따른 기업의 상표등록 전략 조정 및 상표 관리에서의 각별한 주의의무가 필요하다.

 

우선 상표권 등록에 있어 폭 넓은 권리를 확보하기 위해 중복등록 및 현재 사용하지 않는 상표를 선등록해 놓는 것이 기존 많은 기업의 상표 전략이었지만 권리를 확보하는 한편 권리를 유지하기 위한 불필요한 비용 및 인력 투입을 해야 되는 것도 현실적인 문제이다. <의견수렴안>에서 정하고 있는 상표 중복등록 금지 제도가 정식 시행된다면 기업은 상표권 등록에 대한 고유 관념을 변경하여 자사의 브랜드 및 상표에 대한 총체적인 심사와 주시를 통해 상표 전략을 조정해 볼 필요가 있는데 구체적으로 <의견수렴안>에서 정하고 있는 중복등록 금지에 해당되는지 여부 및 생산 및 경영에 확실히 필요한 상표인지 여부 등 측면으로부터 고려하여 사용의도 및 실사용 이력이 부족함으로 인한 상표 취소 또는 말소 리스크를 최대한 피해야 할 것이다.

 

다음으로 기업은 상표권자로서 <의견수렴안>에서 정하고 있는 상표 사용의무에 대한 정확한 이해가 필요하며 상표권 확보 후에도 권리에 대한 일상 관리에 각별히 유의해야 한다. 현재 많은 기업이 권리 확보만 중요시하고 권리 사용 과정에 대한 관리를 홀시하는 경향이 존재한다. 이러한 관념하에 해당 상표가 무단 선점 당하거나 타인으로부터 취소 신청이 들어올 경우 실무적인 대응 측면에서 상표권을 실제로 사용한 이력에 대한 입증이 불가능하여 불이익을 당하는 경우가 많다.

 

<의견수렴안>에서 정하고 있는 상표 사용상황에 대한 보고제도는 상표권자에 대해 더욱 엄격하고 높은 사용과 관리 의무를 요구하고 있다. 기업은 상표권자로서 해당 상표를 사용하는 과정에서 수시로 사용이력에 대한 증빙서류 수집, 보관 및 관리를 통해 무효심판, 취소 대응 등 법적 절차에서 실제 사용사실에 대한 입증이 불가능하여 소중한 상표권이 취소되거나 말소되는 리스크를 사전에 예방할 필요가 있다. 물론 현재 <의견수렴안>에서는 사용상황 보고에 기재된 사실에 대한 관리당국의 구체적인 검사기준 및 절차에 대한 명확한 규정이 없지만 기업은 사전 대비하여 지금부터라도 전문가의 도움을 통해 기존과 현재 사용되고 있는 상표에 대한 정리작업을 진행하여 사용이력에 대한 증거 수집과 향후 전반적인 상표 관리전략을 수립해 보는 것도 좋은 방법이다.

 

 

자료원: 중국 국가지식산권국(国家知识产权局), KOTRA 칭다오무역관 자료 종합