TAIYO, NAKAJIMA&KATO

이영운 변리사

일본 지식재산권과 관련해 현지 특허청에서는 적절한 권리보호와 사용자의 편의성 향상을 위해 여러가지 대처를 실시하고 있으며, 이 기고에서는 2023년 4월 1일자로 시행되고 있는 개정법 및 운용 방침에 대해 살펴보도록 한다.

 

1. 기간 경과의 회복 요건 완화

특허권, 상표권 등 지식재산권을 취득하는 과정에 있어서, 각 절차를 진행하기 위한 기한을 완벽하게 준수하도록 출원인에게 요구하는 것은 가혹하므로, 기간이 경과되더라도 절차를 진행할 수 있도록 허용하는 구제 규정이 마련되어 있다. 한편, 종래에는 경과된 기간을 회복하기 위한 요건으로서 기간이 경과된 "정당한 이유가 있을 것"이 요구되었다. 그러나 이러한 기준은 일본에서 매우 엄격하게 적용되어 다른 국가에 비해 출원인의 권리 보호에 미흡하다는 지적이 있었다.

이에 따라, 일본 특허법 등을 개정한 2021년 개정법(레이와3년 법률 제42호)은 기간 경과의 회복 요건을 "정당한 이유가 있을 것"에서 "고의가 아닐 것"으로 완화하였고 2023년 4월 1일자로 시행되고 있다.

아래와 같은 절차 등이 구제의 대상이 될 수 있으며, 기간 경과를 회복하기 위해서는 ① 소정의 기간 내에 절차를 진행하면서, ② 회복이유서를 제출함과 함께, ③ 회복수수료를 납부해야 한다.

<구제 대상 일람표>

[자료: 일본 특허청]

 

2. 심판계속중인 원출원의 분할출원에 대한 심사중지

지식재산권을 취득하는 과정에서 효과적인 권리취득을 도모하기 위해, 등록 거절된 출원에 대해 거절결정불복심판을 청구함과 동시에 분할출원을 진행하는 방안이 자주 활용된다. 한편, 출원인과 특허청 모두 거절사정불복심판의 결과를 토대로 분할출원의 진행 방향을 결정하거나 심사하는 것이 바람직하나, 분할출원에 대한 심사를 보류할 근거가 없어 비효율적인 측면이 있었다.

이에 일본 특허청은 원출원이 심판계속중일 때 분할출원에 대해 심사중지를 신청할 수 있도록 새로운 운용 방침을 개시하기로 하였다. 신청 대상은 2023년 4월 1일 이후 심사청구된 후 심사에 착수되지 않은 출원으로서, 아래의 모든 요건을 만족하여야 한다.

 

(1) 원출원의 거절사정 후 분할된 분할출원일 것

(2) 원출원에 대해 거절사정불복심판이 청구되어 있고, 원출원이 전치심사 또는 거절사정불복심판에 계속중일 것

(3) 원출원의 전치심사 또는 심결의 결과를 기다리는 것이 효율적일 것

 

심사중지의 신청은 분할출원의 심사청구일로부터 5영업일(특허청 영업일) 이내에 이루어져야 하며, ① 상신서를 제출하고, ② 전용 양식(FORM)을 송신해야 한다. 심사중지를 신청하면, 분할출원이 심사중지의 대상이 되는지 여부가 통지되며, 심사중지의 대상이 되는 경우, 원출원에 대해 아래의 상황이 발생하고나서 3개월 후까지 분할출원의 심사가 중지된다.

 

(1) 전치심사에 의한 특허사정 등본의 송달

(2) 거절사정불복심판에 대한 최초 심결 등본의 송달

(3) 심판청구의 취하 또는 각하

 

3. 패스트트랙 심사의 중지

일본 특허청은 신속한 상표 등록을 통한 출원인의 권리보호를 위해, 2020년 2월 1일 이후 출원된 안건을 대상으로 패스트트랙 심사제도를 운용하고 있었다. 패스트트랙 심사제도란, 소정의 요건을 만족하는 상표출원을 대상으로 약 6개월만에 첫 심사 결과를 통지하는 제도를 말한다.(통상의 출원의 경우 약 9개월 소요)

 

그러나 통상의 상표 출원에 대한 심사기간이 단축됨에 따라, 2023년 3월 31일 이후에 출원된 안건에 대해 패스트트랙 심사제도의 운용을 중지하기로 했다. 다만, 2023년 3월 31일 이전에 출원된 안건 중 패스트트랙 심사의 요건을 만족하는 출원은 여전히 패스트트랙 심사의 대상이 된다. 또한, 패스트트랙 심사의 재개 시기는 현재 미정이나, 통상의 심사기간이 연장되는 경우 다시 재개될 가능성도 있다.

 

4. 국제상표등록출원에 있어서 개별수수료 납부 방식의 변경

마드리드 협정의정서에 기초하여 국제상표출원을 하는 경우, 출원인은 국제사무국을 경유하여 각 지정국에 대해 개별수수료를 납부할 필요가 있다. 한편, 개별수수료의 납부 방식은, 국제출원시에 개별수수료의 전액을 납부하는 "일괄납부방식"과, 국제출원시와 지정국에서의 설정등록시에 나눠서 납부하는 "2단계 납부방식"이 있다.

 

한편, 일본은 출원인의 부담 경감을 위해 2단계 납부방식을 채용하고 있었다. 그러나 2단계 납부방식을 채용하고 있는 체약국은 일본, 브라질 및 쿠바 뿐이었고, 2단계 납부방식은 해외의 출원인에게 절차적인 부담이 될 뿐만 아니라, 실수로 납부하지 않아 출원이 취하되는 사례가 연간 약 700건 정도 발생하는 문제가 있었다.

 

이에 따라 일본 특허청은, 2023년 4월 1일부터 개별수수료의 납부 방식을 2단계 납부방식에서 일괄납부방식으로 변경하였다. 또한, 종래에는 출원인에게 직접 등록결정의 등본을 송달했으나, 등록결정의 등본을 "보호를 부여하는 취지의 성명"과 함께 국제사무국을 경유하여 해외의 출원인에게 전자적으로 통지하는 것으로 변경되었다.

 

<변경 전후 비교>

[자료: 일본 특허청]

 

참조 문헌

1) “기간 경과 후 구제 규정과 관련된 회복 요건이 '정당한 이유가 있는 것'에서 '고의에 의한 것이 아닌 것'으로 완화됩니다.”, 일본 특허청, 2023년 2월

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/kyusai_method2.html

2) “원출원이 심판계속 중인 분할출원에 대한 심사중지 운용에 대해서”, 일본 특허청, 2023년 3월

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/general/bunkatu-shutugan_chushi.html

3) “패스트트랙 심사”에 대한 안내, 일본 특허청, 2023년 3월

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/fast/shohyo_fast.html

4) “국제상표등록출원의 개별수수료 납부제도 변경, 등록사정등본 송달방법 재검토에 대해”, 일본 특허청, 2023년 3월

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/account_fees_henkou.html

 

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