특허의 발명자와 출원인

특허권을 받기 위해서는 특허 출원서를 특허청에 제출해야 하고, 특허 출원서에는 출원인과 발명자를 기재하도록 규정하고 있다(특허법 제42조제1항제1호, 제4호).

공동발명을 한 후 이를 특허출원하고자 하는 경우에는 공동발명자 전원을 발명자 란에 기재하고, 출원인 란에는 특허받을 수 있는 권리를 갖는 자를 출원인으로 기재한다.

한국 판례에 의하면 발명자란 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여한 자를 말한다(2009다75178, 2011다67705). 발명자가 되기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완한 사람, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 사람, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 사람 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다. 한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 또는 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지의 여부의 관점에서 발명자인지의 여부를 결정해야 한다(2012도6676 판결, 2011다77313,77320 판결).

공동발명은 2인 이상이 발명의 완성에 실질적으로 협력한 경우여야 한다(김원준, 개정판 산업재산권법, 전남대출판부, 2017, 73쪽),

예를 들면, 甲, 乙이 공동으로 발명을 하고 甲이 특허를 받을 수 있는 권리를 乙에게 양도한 경우의 특허출원서에는 출원인 란에 乙만 기재하여도 되지만, 발명자 란에는 甲, 乙 모두를 기재한다.

그러나, 甲, 乙이 공동으로 발명을 하고 甲이 특허를 받을 수 있는 권리를 乙에게 양도하지 않은경우 출원인 란에 甲, 乙이 기재(공동출원)되어야 한다. 만약, 乙이 단독 출원한 경우, 특허를 받을 수 없고(특허법 제33조제1항, 제44조, 제62조), 특허를 받았더라도 특허 무효가 된다(특허법 제33조제1항, 제44조, 제133조제1항).

공동 출원, 공유 특허권의 취득

이러한 공동출원이 특허를 받게 되면 공동출원인이 특허권자가 되는 공유특허권이 발생하게 된다.

기업과 기업, 기업과 대학, 기업과 대학 및 정부의 공동연구개발이 활발해지고 있는 현재 공유특허권을 취득하는 사례가 많아지고 있다.

공유특허권은 공동발명하여 공동출원에 의한 경우뿐만 아니라, 특허를 받을 수 있는 권리의 일부 이전 등과 같이 특허를 받을 수 있는 권리가 공동인 경우 질권에 의한 특허권 지분의 경락, 특허권의 일부 이전과 같이 등록 후 특허권이 공유가 된 경우가 있을 수 있다.

공동 출원, 공유 특허권 취득 시 유의사항

각 특허권자는 특허발명을 자유로이 실시할 수 있다

1. “특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약 정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다”(특허법 제99조 제3항). 즉, 각 공유자는 타공유자의 동의 없이 특허발명을 자유롭게 실시할 수 있는 것이 원칙이다.

실시에 따른 이익을 타 공유자에게 분배하지 않아도 된다

2. 특별한 약정이 없는 한 각 공유자가 특허발명을 실시해서 얻은 이익을 타공유자에게 분배할 책임은 없다.

각 공유자는 공유자 전원의 동의 없이 실시권을 허락할 수 없음을 유의해야 한다.

3. “특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다” (특허법 제99조 제4항), 각 공유 특허권자는 제3자에게 실시권을 설정하기 위해 공유자 전원의 동의를 받아야 한다.

지분을 양도하는데 공유자 전원의 동의가 필요함을 유의해야 한다.

4. “특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다”(특허법 제99조제2항). 각 공유 특허권자는 다른 공유자의 동의 없이 지분을 양도할 수 없다.

즉, 타인과 공동 출원 등의 사정(위 ① ~ ④)으로 공유 특허권을 취득하는 경우, 공동 특허권자 1인은 a. 전원의 동의를 받아야 특허권에 대한 실시권(라이선스)을 설정할 수 있고, b. 전원의 동의를 받아야 지분 이전이 가능함을 알고 있어야 한다.

따라서, 단독으로 자유롭게 실시권을 설정할 필요가 존재하거나, 자유롭게 특허권 이전이 필요한 경우, 기업은 특허받을 수 있는 권리를 양수 받는 등의 조치를 통해 단독 출원하여 단독으로 특허권을 획득하려는 노력이 필요할 수 있음을 유의해야 한다.

원문 : 공동 출원 시 유의사항 4가지

-저자소개 : 박연수 BLT 파트너 변리사는 생명공학, 약학 및 화학 분야 국내 및 해외 기업의 특허 업무 전반에 대하여 전문성을 가지고 업무를 수행해 왔으며, 국내 바이오 기업에서 IP 전략 수립, 국내외 IP 소송 업무를 담당하였습니다. 현재, 화학 바이오 분야 특허출원 업무 및 지식재산권 전반에 걸쳐 다루어지는 분쟁, 소송에 대한 대응, 자문 업무를 담당하고 있습니다.