2022년 4월 미국 특허상표청(USPTO)에 새로운 청장인 캐시 비달(Kathi Vidal)이 부임하면서 몇 가지 정책적 변화가 있었다. 특히 핀티브(Fintiv) 사건에서 규정한 6가지 요건에 따라 당사자계 특허 무효 심판(Inter Partes Review, 이하 IPR) 개시를 거절하는 것에 대해 조정을 한 것이 가장 대표적이다.

비달 청장은 재임 2개월 만에 논란이 됐던 핀티브 원칙에 따른 재량권에 의한 거절을 제한하는 지침을 발표했는데, 청구 내용이 강력하거나 기존 병행 특허 소송이 아닌 미국 국제무역위원회(ITC)에서 병행 소송이 진행 중인 경우에는 핀티브 원칙을 적용할 수 없다고 했다. 이에 따라 2022년에는 단 15건만이 핀티브 원칙에 따른 재량권에 의해 거절됐다. 또한 비달 청장은 2022년 6월부터 9월까지 11차례에 거쳐 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board, 이하 PTAB)의 심사 중 불명확한 부분이 있는 경우 직권으로 개입해 검토하는 특허청장 검토(Director Review)를 시행하며 확실하고 투명한 PTAB을 만들어 가고 있다.

 

특허청장이 개입한 대표적인 사례로 오픈스카이 사건이 있는데, 이번 해외시장뉴스에서는 이 사건을 중심으로 미국 특허상표청의 특허심판원 정책에 어떤 변화가 있었는지 특허심판원의 심판제도와 더불어 살펴보고자 한다.

미국 발명법의 시행과 특허 심판 제도의 도입

특허청에서 등록 특허의 유·무효성을 다시 검토할 수 있는 제도는 ‘재심사(Reexamination)’와 ‘심판(Review)’이다. ‘재심사’는 ‘특허청 심사관’에 의해 특허의 유효성을 다시 심사받는 절차이며, 미국 발명법(Leahy–Smith America Invents Act, 이하 AIA)에서 새로 도입된 ‘심판’은 ‘특허심판원(Patent Trial and Appeal Board, 이하 PTAB)’에서 특허의 유·무효성을 평가하는 절차이다. 2011년 9월 16일 미국 오바마 대통령은 1952년의 특허법 개정 이래 지난 60년 동안 최대의 개정이라 할 수 있는 'Leahy–Smith America Invents Act(AIA)'에 서명했다. AIA는 대부분 개정일인 2011년 9월 16일 또는 2012년 9월 16일 자로 시행됐으며, 다만 특허실무상 가장 중요한 선출원주의에 관한 개정사항은 2013년 3월 16일 자로 시행됐다. AIA에서는 특허권자 외에 제3자로 하여금 PTAB에서 준사법적 절차에 따라 특허의 유·무효를 다툴 수 있는 ‘특허 심판 제도’를 창설했으며, ‘당사자계 특허무효심판(Inter Partes Review)’과 ‘등록 후 특허취소심판(Post-Grant Review, 이하 PGR)’ 등이 이에 포함된다. AIA에서 도입된 PTAB의 특허 무효 절차는 특허 소송에 비해 빠르고 저렴하게 특허 무효를 확인할 수 있다.

특허 심판제도의 개요

 

PGR은 대상 특허의 등록일로부터 9개월 이내에 제3자로 하여금 특허의 모든 무효 사유 문제를 제기할 수 있도록 AIA에서 새로 도입된 심판제도이다. IPR은 PGR의 청구기간인 9개월이 지난 후 제3자가 선행 특허·간행물을 근거로 신규성·비자명성 요건을 다툴 수 있는 심판제도이다. PGR 또는 IPR 절차는 심판원에서 수행되며, 심결에 불복하는 당사자는 연방순회항소법원(Court of Appeals for the Federal Circuit, 이하 CAFC)에만 항소할 수 있다.

워싱턴 D.C.에 위치하고 있는 연방순회항소법원은 1982년 10월 1일 특허 전문 항소법원으로 신설됐다. 특허 사건과 관련한 연방지방법원(1심 법원)의 판결에 대한 전국 관할의 항소법원(2심 법원)으로서 특허법의 해석 및 적용의 통일성을 기하고 지역별 항소 법원의 특허 사건에 대한 부담을 경감시키기 위한 목적으로 1982년 연방법원개선법(Federal Courts Improvement Act of 1982)에 따라 관세법원(U.S. Court of Customs)과 특허항소법원(Patent Appeals and the appellate division of the U.S. Court of Claims)을 통합해 출범했다.

 

PGR과 IPR 절차의 기본적인 차이점은 ‘청구시기’ 및 ‘청구이유’에 있다. 청구시기 측면에서 PGR은 특허등록일로부터 9개월 이내에, IPR은 그 후에도 청구할 수 있다. 청구이유 측면에서, PGR은 모든 무효사유를 근거로 청구할 수 있는 반면에 IPR은 특허·간행물에 기초한 신규성·비자명성 요건만으로 제한된다.

 <미국 특허청 특허심판원(PTAB)의 직인(Seal)>

[자료: 미국 특허상표청]

특허 심판 절차 개관

1) 심판청구서 제출

심판 절차는 심판 청구서(Petition)의 제출로 시작된다. 청구서에는 다투고자 하는 청구항들(claims)을 표시하고, 청구항별로 다툼의 근거 및 이를 뒷받침하는 증거를 제출한다.

2) 특허권자의 예비답변서

IPR, PGR의 경우, 특허권자는 심판청구에 대응해 그 청구일이 승인됐음을 나타내는 통지일로부터 3개월 이내에 ‘예비답변서’를 제출할 수 있다. 예비답변서에는 심판심리가 개시돼서는 안된다는 취지의 의견 및 이를 뒷받침하는 증거를 제출할 수 있다. 예비답변서에서 제시할 수 있는 의견은 ① 청구인이 법적으로 심판을 청구할 자격이 없다는 점, ② 청구항의 특허성을 부정하고자 인용된 자료들이 실제로는 간행물이 아니라는 점, ③ 종래기술에는 다툼의 대상인 청구항에 있는 본질적인 한정 사항을 결여하고 있다는 점, ④ 선행기술에는 청구인이 주장하고자 하는 조합을 교시나 시사하지 않는다는 점, ⑤ 청구인의 청구항 해석이 부당하다는 점, ⑥ PGR 청구에서 특허적격정 요건을 제기한 경우 당해 청구항이 특허적격의 발명을 지향하고 있는 방식에 관한 간단한 설명 등이다. 특허권자가 조속한 절차의 진행을 원하는 경우, 예비답변서의 제출을 포기한다는 서면을 제출할 수 있으며, 이러한 선택은 특허권자에게 불리한 추론으로 작용하지는 않는다.

3) 심리 절차의 개시(Institution of Trial)

각 심판 청구의 최소한의 요건을 갖추면 심판원은 심리 절차를 개시한다. ① IPR 절차의 경우 적어도 하나의 심판청구 대상 청구항에 관해 청구인의 주장이 우세할 수 있는 '합리적인 가능성(reasonable likelihood)'이 있을 것을 요한다. ‘합리적인 가능성’ 기준은 심판원으로 하여금 판단을 내릴 때 재량권을 허용하는 유연한(flexible) 기준에 속한다. ② PGR 절차의 경우 심판 청구에서 제시된 정보로 인해 적어도 하나의 심판 청구 대상 청구항이 특허를 받을 수 없을 가능성이 보다 높을 것을 요한다. ‘보다 높은 가능성(more likely than not)’ 기준은 50%보다 우세할 것을 요한다. 한편, 당해 심판 청구가 다른 특허나 출원에 중요한, 새롭거나 미해결된 법적 문제를 제기하는 것을 입증하는 경우에도 위 요건을 충족시킬 수 있다. 심리 절차 개시여부를 결정할 때 심판원은 법적인 개시기준을 충족했는지를 검토한다. 이와 관련해 심판원은 다양한 요건들을 고려하는데, 이는 35 U.S.C. § 314(a)가 부여한 재량권과 관련돼 있으며, 이에 대해서는 아래 별도의 목차로 자세히 알아보도록 하겠다.

4) 첫 전화회의

당사자들이 심판 일정 및 당사자들로부터 예상되는 신청을 상의하기 위해 전화회의(conference call)를 요청하면, 첫 번째 전화회의는 심리 절차 개시일로부터 약 1개월 후에 열릴 수 있다.

5) 특허권자의 답변서(Response)

IPR·PGR의 경우, 심판 청구에 대한 심리 절차가 개시되면 특허권자는 ‘답변서’를 제출할 수 있는 기회를 갖는다. 특허권자의 답변서는 심판청구에 대한 반박으로 제출되며, 그 제출 면수에 제한을 받는다. 답변서에는 대상 청구항이 특허성 있음을 믿는 근거를 기술하며, 선서서 또는 사실증거를 첨부하고 증거와의 관련성을 설명할 수 있다.

6) 특허의 정정

심판(IPR·PGR) 절차의 특허권자는 소정 조건에 따라 특허 청구항을 정정하기 위한 특허의 ‘정정신청서(Motion to Amend the patent: MTA)를 제출할 수 있다. 그 제출기한은 (심판원에서 달리 기한을 정하지 않는 한) ‘특허권자 답변서를 제출할 수 있는 기간’과 같다.

7) 정정신청에 대응한 청구인의 이의신청(Opposition to Amendment)

청구인은 특허권자의 정정신청에 대응해 이의를 제기할 수 있는 ‘이의신청’ 기회를 갖는다. 청구인은 대체청구항으로 인해 야기된 신규논점(new issue)에 대해 반박할 수 있으며, 새로운 전문가선언서 및 대체청구항과 관련된 추가의 선행기술 등의 증거도 제출할 수 있다.

8) 청구인 반박서(Reply) 및 특허권자 반박서(Reply)

청구인은 특허권자 답변서(response)에 대응해 ‘반박서(reply)’를 제출할 수 있으며, 특허권자는 청구인의 정정 이의신청서(opposition)에 대응해 ‘반박서(reply)’를 제출할 수 있다. 아울러 각 당사자는 자신의 반박서를 뒷받침하는 증거를 제출할 수 있다.

특허 심판 절차 개시 여부 결정 시 고려사항

 

심리 절차의 개시여부를 결정함에 있어서 심판원은 법적 개시기준을 충족했는지를 검토한다. 심판원은 심리 절차의 개시요건을 충족하더라도 적당한 상황에서는 그 절차의 개시를 거절할 수 있는 재량권을 갖는다. 심판원은 아래와 같이 다양한 요건들을 고려한다. 무엇보다도, 심판원은 종전에 동일하거나 실질적으로 도일한 종래기술이나 의견이 특허청으로 제출됐는지 여부를 고려한다.

1) 개시여부 판단의 고려사항들(35 U.S.C. §314(a)/§324(a)) – General Plastic 요건

심판원은 재량으로 심판의 심리를 개시하지 않을 수 있다. 이 경우 경제성, 특허시스템의 완전성, 특허청 운영의 효율성 및 심판절차를 적시에 완료할 수 있는 특허청의 능력 등에 미치는 영향을 고려한다. AIA는 특허품질을 향상하고 불필요한 소송비용을 제한할 수 있는, 보다 효과적이고 능률적인 특허시스템을 구축하도록 설계됐다. 아울러 특허에 대한 반복적인 공격으로 인한 심판 절차의 남용 가능성도 고려했다.

이에 따라 심판 절차의 효율성 및 각 당사자의 절차적 공정성, 이들 양자에 미치는 잠재적 영향을 평가하는데 도움을 주기 위해, IPR·PGR 절차에서 종전에 다루어진 동일한 특허가 ‘후속의’ 심판 청구에서 다시 다투어지는 경우에 심판원은 IPR 심리 절차의 개시여부에 대한 재량을 행사함에 있어서 다음과 같은 요건들(일명 ‘General Plastic 요건’)을 고려한다. 

  ① 동일한 청구인이 동일한 특허의 동일한 청구항에 대해 종전에 심판을 청구한 적이 있는지에 대한 여부 

  ② 첫 번째 심판청구 당시에 그 청구인이 두 번째 청구에서 주장한 선행기술을 알고 있었는지에 대한 여부

  ③ 두 번째 심판청구 당시에 그 청구인이 첫 번째 심판청구에 대한 특허권자의 예비답변서를 이미 받았는지 또는 첫 번째 심판 청구의 심리 절차 개시여부에 대한 심판원 결정을 이미 받았는지에 대한 여부

  ④ 청구인이 두 번째 심판 청구에서 주장한 선행 기술을 알게 된 시점 및 두 번째 심판청구일 간의 경과시간

  ⑤ 동일한 특허의 동일한 청구항에 대한 다수의 심판 청구일 간의 경과시간에 관해 청구인으로부터 적절한 설명이 있는지 확인

  ⑥ 심판원의 한정된 자원

  ⑦ 심리 절차 개시 통지일로부터 1년 이내에 최종 심결을 내려야 한다는 등의 요건

2022년 8월 23일에 Code200, UAB v. Bright Data Ltd. 사건에서 비달 특허청장은 다시 한 번 General Plastic 요건이 어떻게 적용되는지 명확하게 그 기준을 재확인한 바 있다.

2) 하나의 특허에 대해 지방법원 또는 ITC에서도 절차가 진행되는 경우

심리절차 개시 기준을 충족하더라도 이를 거부할 수 있는 또 다른 예는, 하나의 특허에 대해 심판원과 더불어 지방법원 또는 ITC에서도 절차가 진행되는 경우이다. 이와 관련한 대표적인 사건인 핀티브(Fintiv) 사건은 애플이 전자결제업체 핀티브의 특허에 대해 당사자계 특허 무효 심판(IPR)을 제기한 사건이다. 특허심판원은 2020년 5월 대상 특허와 관련해 병행 중인 특허 소송이 있다는 점을 이유로 애플의 IPR 요청을 기각하면서 판단 기준으로 핀티브 6가지 요건(Fintiv Factors)을 제시했다.

  ① 기존 병행 특허 소송이 중단됐거나 IPR이 시작됐다면 소송이 중단됐을 것이라는 증거의 존재

  ② 기존 특허 소송 일정과 PTAB의 최종 IPR 결정 예정 기한과의 근접성

  ③ 병행 특허 소송에 대해 법원과 당사자들이 그간 얼마나 많은 시간과 에너지를 쏟았는지 여부

  ④ IPR과 병행 특허 소송에서 제기된 쟁점들 사이의 중복성

  ⑤ 소송 당사자들이 같은 지에 대한 확인

  ⑥ 그 밖에 PTAB의 재량권 행사에 영향을 미치는 상황

 

핀티브 원칙은 IPR 절차 개시에 큰 영향을 미쳤는데 2020년 애플 사건 이후, 2020년에 35 U.S.C. § 314(a)가 부여한 재량권에 의거한 전체 거절 사건 중 핀티브 원칙에 근거한 거절이 거의 절반이었다. 2020년 5월 애플 사건 이후부터 2021년 말까지 PTAB이 핀티브 원칙에 의한 거절을 168건이나 하면서 많은 비판이 있었다. 핀티브 요건에 의한 판단은 특허권자에게 유리하게 하려는 정책적인 선택의 일환이었던 것으로 보이며 안드레이 이안쿠(Andrei Iancu) 특허청장 재임 시 도입됐다.

<미국 버지니아 알렉산드리아에 위치한 미국 특허청>

[자료: Pixabay]

오픈스카이 사건의 경과

VLSI(VLSI Technology LL)는 포트리스인베스트먼트그룹(Fortress Investment Group LLC)이 관리하는 자산을 가진 투자 펀드가 소유한 회사로서, 엔엑스피(NXP)반도체로부터 특허를 취득했으며 2019년 4월에 텍사스 서부연방지방법원에 자사가 취득한 특허 7,525,759(이하 ’759 특허)와 7,523,373(이하 ’373 특허)를 침해했다는 혐의로 인텔을 고소했다. 소송이 제기된 후 인텔은 2020년에 PTAB에 ’759 특허에 대한 당사자계 특허 무효 심판(IPR)을 청구했으나 PTAB은 인텔이 IPR 청구서를 제출했을 당시 이미 특허침해소송 재판 날짜가 정해졌다며 핀티브(Fintiv) 사건에서 규정한 6가지 요건(Fintiv Factors)에 따라 IPR 개시를 거절했다.

2021년 2월, VLSI가 인텔을 상대로 제기한 텍사스 서부연방지방법원의 특허침해소송에서 배심원들은 인텔이 VLSI의 위 특허 2건(’759 특허와 ’373 특허)을 침해했다며 역사적으로 기록될 만큼 큰 액수인 22억 달러의 손해배상을 평결했다. 인텔은 현재 연방순회재판소에 이 텍사스 서부연방지방법원 평결을 항소한 상태이다.

2021년 인텔의 22억 달러 손해배상 평결 이후, 새로 만들어진 오픈스카이(OpenSky)라는 회사는 VLSI의 위 ‘759 특허와 ‘373 특허에 대해 IPR을 청구(OpenSky Industries, LLC v. VLSI Technology LLC, IPR2021-01064, IPR2021-01056)했는데 인텔이 2020년에 IPR 절차에 제출했던 VLSI의 ’759 특허와 ’373 특허 무효를 주장하는 서면의 내용을 거의 복사해 제출했으며, 새로운 전문가 증언이 아닌 인텔의 전문가 증언을 그대로 제출했다. 나중에 알려진 바에 따르면 이 오픈스카이는 2021년 4월 미국 네바다주에서 설립됐는데, 그들의 유일한 사업은 ’759특허와 ’373 특허의 무효를 주장하는 IPR 청구서 두 건을 제출한 것뿐이었다.

PTAB은 ’373 특허에 대해는 IPR 절차 개시를 거절했으나 ’759 특허에 대해서는 청구항들의 무효 가능성이 있다며 IPR 절차를 개시했다. 개시 이후 인텔이 청구인으로 추가됐다.

2022년 6월 미국 특허상표청(USPTO) 청장인 캐시 비달(Kathi Vidal)은 ’759 특허에 대한 IPR 절차 개시가 적절한지 검토하겠다고 밝혔고 오픈스카이의 설립 배경과 그 간의 사업에 대해 오픈스카이에 증거개시(Discovery)를 지시했다. 그러나 특허청장의 증거개시 요구에도 불구하고 오픈스카이는 증거개시 요구에 매우 불성실하게 대응했으며, 기한 마감일을 연장해 주었음에도 충분한 답변을 제출하지 않았다.

캐시 비달 특허청장은 2022년 10월에 오픈스카이가 이 IPR 절차를 VLSI사에 대해 합의금을 갈취하려는 악의적인 목적으로 남용했다고 판단해 오픈스카이의 징계를 결정했다. 비달 특허청장은 또한 오픈스카이에 VLSI사의 변호사 비용을 포함해 금전적 배상을 명령했다. 비달 청장은 처음에는 임시로 인텔을 주 청구인으로 지정했으나 이후 오픈스카이를 추후 절차에서 제외하고 IPR 절차에서 인텔을 단독청구인(원고)으로 지정했다.

이 사건은 IPR 절차가 합의금을 갈취하기 위한 악의적인 목적으로 남용되는 것을 막는 대표적인 사례가 됐으며, 2022년을 뜨겁게 달군 대표적인 특허 관련 사건이었다.

 

시사점

비달 특허청장은 재임 이후부터 쉬지 않고 미국 특허상표청에 여러 가지 변화를 주도하고 있다. 특히 특허청장 검토(Director Review) 제도를 통해 PTAB의 사례에 직접적으로 개입해 반복적으로 제기되는 문제들을 분석해 특허 출원인들에게 출원을 위한 자원 투자를 결정하는 단계에서부터 좀 더 확실한 지표들을 제공하고 있다. 비달 청장 이전의 PTAB은 대부분 과거의 판례를 따라 심결을 내리거나 PTAB의 지도부로 구성된 패널에서 심결이 논의됐기에 이 같은 비달의 조치들은 PTAB 실무가들 사이에서 PTAB을 더욱 예측 가능하고 투명한 기관으로 만들었다는 평가를 받고 있다. 우리 기업들은 이처럼 계속 변화하고 진화하는 미국 특허상표청과 특허심판원의 정책, 심사 방향에 맞추어 출원을 준비하는 단계부터 신중한 의사결정을 통해 회사의 자원을 효율적으로 사용해 특허를 출원하고 특허 분쟁을 미리 예방해야 하겠다.

자료: AIA §319 and AIA §329; 37 CFR 42.107, 42.207; 37 CFR 42.24, 42.120, 42.220; 37 CFR 42.20, 42.121, 42.221; 37 CFR 42.23; 35 U.S.C. §314(a); 35 U.S.C. §324(a); 35 U.S.C. §316(a) and §326(a); Cuozzo Speed Techs v. Lee, 136 S.Ct. 2131, 2140 (2016); General Plastic v. Canon Kabushiki Kaisha, IPR2016-01357; Apple Inc. v. Fintiv Inc. IPR2020-00019 (Paper 15); OpenSky Industries, LLC v. VLSI Technology LLC, IPR2021-01064, IPR2021-01056; USPTO Director Clarifies Application of General Plastic Factors in Decision to Vacate PTAB Denial of IPR, Practical Law Intellectual Property & Technology, Westlaw; USPTO director sanctions patent challenger in $2.1 bln Intel dispute, https://www.reuters.com/legal/litigation/uspto-director-sanctions-patent-challenger-21-bln-intel-dispute-2022-10-04/; Vidal Bans OpenSky from Active Role in VLSI IPR in Precedential Director Review Decision, https://ipwatchdog.com/2022/10/04/vidal-bans-opensky-vlsi-ipr-director-review-decision/id=151853/; Intel And OpenSky Get PTAB To Ax Patent In $2.2B Case, https://www.law360.com/articles/1607502; U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, About the Court, https://cafc.uscourts.gov/home/the-court/about-the-court/; How Vidal Set The PTAB On A New Course In 2022, https://www.law360.com/articles/1558502/how-vidal-set-the-ptab-on-a-new-course-in-2022; 이해영, 미국 특허법 5판 등 KOTRA 뉴욕 무역관 자료 종합