법무법인 더헝(德恒) 칭다오 법률사무소 최미란 변호사

(cuiml@dehenglaw.com)

최근 몇 년 과학기술의 혁신 및 기술성과 전환에 대한 중국의 지원정책 대폭 강화, 지재권 강국 건설이 중국정부의 중점 목표로 부상됨에 따라 중국 국내기업뿐만 아니라 외국인 투자영역에서도 특허권, 상표권, 첨단기술 등 지재권 투자가 증가세를 보이고 있다. 이러한 지재권이 투입된 기업은 설립과 발전 초기에 핵심적인 기술력과 자본력을 결합하여 신속한 발전을 가져올 수 있는 한편 지재권을 투자한 측이 투자에 따른 법적 리스크에 대한 이해가 부족하여 상대 투자자 또는 투자 목표 회사와 법적 분쟁에 연루되는 실무적인 사례도 많이 발생하고 있다. 지재권 투자는 현금 또는 실물 투자와 비교하여 볼 때 투자자본에 대한 가치평가 및 이에 따른 지분율 확정이 어렵고 투자 진행 후 지재권의 시장가치 변화에 따른 불안정성이 존재하므로 투자측이 투자를 회수하고 투자의 목적을 이루기까지 상당한 고난을 겪게 되는 상황이 보편적으로 존재한다. 그럼 외국투자인이 중국에서 지재권으로 투자를 진행 할 경우 어떠한 측면으로부터 법적 리스크를 사전에 예방하고 분쟁에 대응해야 하는지 정리하여 본다.

 

1. 지재권 투자의 실무적인 절차

(1)투자 가능한 지재권의 범위

중국 현행 <회사법>의 규정에 따르면 투자자는 지재권 등 현금으로 가치 산정이 가능하고 법에 의거하여 양도 가능한 재산으로 회사에 출자할 수 있으며 해당 재산은 평가를 거쳐야 하고 가치를 높게 또는 낮게 책정해서는 아니된다. 따라서 논리적으로 양도가 가능한 지재권이라면 모두 투자의 표적으로 될 수 있으며 실무적으로 아래와 같은 지재권으로 투자를 진행할 수 있다.

 

①특허권

외국투자인은 중국의 특허권 및 외국의 특허권을 기술 출자로 사용할 수 있으며 기술의 가치평가 및 지분 비율의 확정을 위해 실무적으로 중국에서 취득한 특허권을 사용하는 경우가 보편적이다.

 

②상표권

상표권은 가치평가 및 법적 양도를 할 수 있으므로 외국투자인은 중국의 상표권 및 외국의 상표권을 출자로 사용할 수 있다. 특허권 대비 상표권은 기존의 시장가치 및 제품의 시장점유율, 판매량 등이 가치평가에 큰 영향을 가져다 주므로 상표 자체의 가치 및 이에 대한 합작 파트너의 인정이 중요한 영향을 일으킨다.

 

③프로그램 저작권

현재 인공지능 영역의 투자가 이슈로 부상함에 따라 해당 기술영역의 프로그램 저작권도 지재권의 투자 표적으로 활용되고 있다. 프로그램 저작권은 권리등기가 필수사항은 아니지만 투자로 사용될 경우에는 가치 평가를 진행하는데 용이하고 권리의 이전등기 등을 고려하여 볼 때 중국에 저작권을 등기해 놓는 것이 바람직하다.

 

④집적회로 배치설계 전용권

<집적회로 배치설계 보호 조례>의 규정에 따르면 외국인이 창작한 배치설계도가 우선으로 중국에서 상용화되거나 저작자의 소속 국가가 중국과 배치설계에 대한 보호 협약 또는 공동으로 체결한 국제조약이 존재 할 경우 해당 외국인은 중국에서 집적회로 배치설계 전용권을 신청할 자격이 있으며 조건에 부합될 경우 전용권을 취득할 수가 있다. 기타 지재권과 동일하게 집적회로 배치설계 전용권도 권리 등기 및 권리의 이전 및 양도가 가능하므로 투자의 표적으로 될 수 있다.

 

⑤기술 노하우 등 전문기술

실무적으로 지재권 등록 과정에서 기술의 공개로 인한 기술의 유출을 방지하기 위해 전략적인 측면에서 핵심기술 또는 노하우 등 전문기술에 대해서는 특허를 출원하지 않는 경우도 존재한다. 이상과 같은 기술 노하우 등 전문기술로 투자 가능한지 여부에 대해서는 중국 관련 법적 규정상 특별한 규제사항이 없으며 실무적으로 특허로 출원하지 않은 기술로 투자를 진행하는 사례도 존재하므로 법적인 장애는 존재하지 않는다. 다만 기술 노하우 등 전문기술에 대한 참고할 만한 시가가 드문 관계로 투자 과정에서의 정확하고 공정한 가치평가를 진행하는데 어려움이 존재할 수 있다.

 

(2)지재권 투자의 주요 방식

지재권 투자의 주요 방식에는 지재권 양도를 통한 투자 및 지재권의 사용허가를 통한 투자로 구분할 수 있다.

 

①지재권 양도를 통한 투자 방식

지재권의 명의를 투자한 회사로 이전함으로서 권리인이 해당 지재권에 대한 지배권 및 사용권한을 잃게 되는 투자방식이다. 지재권 양도를 통한 투자방식에서 특허권, 상표권 등 법적인 명의 변경 절차가 별도로 규정되어 있는 경우 지재권 권리인은 반드시 법적 등기절차를 거쳐야지만 투자회사에 대한 출자의무를 이행한 것으로 인정된다.

 

기술 노하우 등 전문기술로 투자 할 경우 실무적으로 투자회사에 대한 출자 의무 불이행 또는 이행에 하자가 존재함으로 인한 분쟁이 많이 발생되고 있다. 이러한 분쟁의 발생은 기술 노하우 등 전문기술에 대한 법적인 명의변경 절차가 규정되어 있지 않으므로 실질적인 권리 이전에 대한 입증이 어려운 것이 주요 원인이다. 실무적인 사례로부터 볼 때 기술 노하우 등 전문기술에 대한 세부적인 양도 절차 및 투자회사에 대한 출자 의무 이행 완료 기준은 정해진 것이 없지만 통상적으로 아래와 같은 사항으로부터 권리 이전을 고려할 수 있다.

 

⒜기술 자료에 대한 이전

기술의 구체적인 상황에 따라 제공한 기술자료를 통해 기술에 대한 사용 및 제품 제조가 가능 할 경우 투자계약서에 기술 자료의 범위 및 제공 기한, 제공 방식 등을 약정함으로서 기술에 대한 이전을 진행할 수 있다.

 

⒝양도한 기술에 대한 기술서비스 제공

기술 자료의 제공만으로 기술에 대한 사용 및 제품 제조가 불가능할 경우 기술 투자측이 양도한 기술에 대한 기술지도 등 추가 서비스를 제공해야지만 기술을 양도한 것으로 인정할 수 있다.

 

②지재권의 사용허가를 통한 투자 방식

지재권의 사용허가를 통한 투자는 지재권에 대한 소유권이 아닌 일정 기한 및 일정한 범위 내에서 해당 지재권의 사용을 투자회사에 허가하는 방식이다. 지재권의 사용허가 권리를 투자의 표적으로 사용할 수 있는지에 대해 논쟁이 존재하지만 현재 실무적으로 지재권의 사용허가를 통한 투자 사례가 점차 증가세를 보이고 있고 명확한 규제사항이 없으므로 법적인 장애는 존재하지 않는다. 다만 중국 각 지역 회사 등기 인허가 부처의 통일화된 실무 지침이 없고 지재권 사용허가 권리에 대한 이해 상 차이로 인해 지역에 따라 인허가 여부에 대한 불명확한 부분이 존재하는 것은 현실이다.

 

(3)지재권 투자의 절차

지재권으로 투자 할 경우 통상적으로 아래와 같은 절차에 따라 진행된다.

①지재권에 대한 가치 평가

지재권 투자자의 정확한 지분비율을 확정하기 위해서는 가급적이면 지재권에 대한 가치 평가를 진행하는 것이 바람직하다. 지재권 가치평가는 투자자측이 일방으로 평가기관에 의뢰하는 것 보다는 투자 각 측이 공동으로 평가기관을 의뢰하여 진행하는 것이 향후 분쟁을 예방하는데 보다 유리하다.

 

②지분비율 책정

지재권에 대한 가치 평가 결과에 따라 투자 각 측이 지재권 투자측의 지분비율을 책정하고 확정하는데 지분비율 책정에서 유의해야 할 사항은 지재권의 투자 비율에 대한 규제가 취소됨에 따라 법적으로 지재권 투자 비율에 대한 상한선이 존재하지는 않지만 실무적인 사례로부터 볼 때 지재권 투자에 따른 지분비율을 지나치게 높게 책정 할 경우 지재권 권리하자, 권리 이전 절차 하자, 지재권 가치평가 하자 등으로 인한 분쟁 발생 시 높은 위약 책임과 배상책임을 가져야 되는 법적 리스크가 존재한다. 따라서 가급적이면 적정한 지분 비율로 책정하는 것이 바람직하다.

 

③지재권 권리 이전 및 등기

법적으로 등기된 지재권으로 투자 할 경우 반드시 권리 이전 절차를 거쳐 투자회사로 명의변경 등기를 진행해야 하며 기술 노하우 등 전문기술에 대해서는 기술 양도 계약서, 재산 이전 확인서 등 체결을 통해 명확한 기술이전 절차를 거쳐야 한다. 지재권 사용허가권리로 투자 할 경우 사용허가 계약서 체결과 해당 기술자료 인계인수 절차를 거쳐 권리 이전에 대한 증빙 서류를 보관해야 한다.

 

④지재권 출자에 대한 재무감사보고서 작성

향후 지재권 출자 의무 불이행 또는 출자 의무 이행 하자 등으로 인한 분쟁을 예방하기 위해서는 지재권 출자에 대해 회계사사무소를 통한 재무감사보고서를 작성하여 출자 의무의 이행 완료를 입증하는 것이 바람직하다.

 

⑤주주 등기

주주 등기는 법적으로 회사의 투자자로 승인 받는 절차이므로 주주 등기 시 지분 비율, 출자 기한, 출자 방식 등에 대해 반드시 세부적으로 체크함으로서 실제 협상된 내용과 외부 등기 사항이 불일치 함으로 인한 법적 리스크를 예방해야 한다.

 

2. 지재권 투자의 법적 리스크 및 대응책

(1)지재권 투자의 법적 리스크

지재권 투자로 인해 발생된 실무적인 사례로부터 볼 때 가장 핵심적인 쟁점과 법적 리스크는 주로 아래와 같다.

 

①지재권 권리하자로 인한 리스크

지재권 권리하자로 인한 법적 리스크는 주로 지재권 투자 전 권리 자체에 존재하는 각종 하자로 인한 리스크가 포함되며 실무적으로 자주 발생되는 분쟁의 유형을 정리하여 보면 아래와 같다.

⒜지재권에 대한 권리가 없거나 완전한 권리를 보유하고 있지 않는 지재권으로 투자하는 경우

⒝권리 유효기간이 경과된 지재권으로 투자하는 경우

⒞반드시 제3자의 사전 허가를 거쳐 야지만 지재권 투자가 가능한 경우 제3자의 허가를 거치지 않고 투자하는 경우. 통상적으로 지재권을 기타 제3자에 사용허가 하거나 제3자와 지재권을 공동으로 소유하는 경우 자주 발생됨

⒟담보가 설정되어 있거나 사법 기관으로부터 압류 당한 지재권으로 투자하는 경우

 

②불공정한 가치 평가로 인한 리스크

실무 사례로부터 보면 불공정한 가치 평가로 인한 분쟁이 지재권 투자로 인한 분쟁에서 차지하는 비율이 가장 높다. 앞서 언급한 바와 같이 지재권의 특성으로 인해 가치평가 및 이에 따른 지분율 확정이 가장 핵심적이고 어려운 사항이다. 불공정한 가치 평가로 인해 자주 발생되는 분쟁의 유형은 아래와 같다.

⒜지재권 투자측이 가치평가기관과 공모하여 가치를 높게 평가하는 경우

⒝투자자 간의 협상을 통해 지재권의 가치를 높게 평가함으로서 높은 지분비율을 책정하는 경우

⒞지재권의 시장 잠재력을 충분히 감안하지 않고 불적 당한 가치평가 방법을 적용함으로 인해 가치를 낮게 평가하는 경우

 

③지재권의 가치변동으로 인한 리스크

공정한 가치평가를 거친 지재권이라 할지라도 지재권의 사용 및 제품 시장의 변화, 기술의 혁신 등 다양한 요인에 따라 투자 후 가치 변동이 발생할 가능성이 크다. 지재권의 가치 변동에 따른 분쟁의 유형 및 법적 리스크를 정리하여 보면 아래와 같다.

⒜지재권 투자 후 해당 지재권이 무효, 취소되는 경우

⒝지재권으로 투자 후 권리인이 해당 지재권을 제3자에 사용을 허가하거나 재양도하는 경우

⒞출자한 지재권으로 제품 제조 또는 양산이 어려울 경우

⒟시장의 변화 및 기술의 혁신에 따른 지재권의 가치 하락

 

(2)초래 가능한 법적 결과

상기와 같이 지재권 자체의 권리하자 또는 가치평가 하자, 가치 변동 등으로 인한 법적 분쟁에서 실무적인 사례로부터 보면 지재권 투자자는 통상적으로 아래와 같은 법적 책임을 가지게 될 가능성이 존재한다.

 

ⓛ투자회사에 대한 자본금 보충 납입 의무

중국 <회사법>에서 규정하고 있는 회사의 자본유지 및 자본충실 원칙에 따라 주주는 투자계약서 및 정관에 따라 자본금을 납입할 의무가 있다. 자본금으로 사용되는 지재권에 이상과 같은 하자가 존재할 경우 주주는 자본금 납입의무를 충실히 이행하지 않는 것으로 간주되므로 이에 따른 자본금 보충 납입 의무가 따른다. 다만 지재권의 가치변동으로 인한 실제 분쟁사례에서 분쟁의 구체적인 상황에 따라 지재권 투자자의 귀책사유가 아니고 고의적인 행위로 인정되기 어려울 경우에는 지재권 가치하락에 따른 자본금을 보충 납입 할 의무가 없다는 것이 법원의 주요 판정의견이다.

 

②투자회사의 채권인에 대한 배상책임

투자한 지재권에 상기와 같은 하자가 존재함으로 인해 투자회사 채권인의 권익을 손해하였을 경우 지재권 투자자의 배상책임에 대해서 현행 <회사법>에 명확한 규정이 없지만 <회사법 적용에 관한 최고법원의 사법 해석 3> 및 기타 사법 해석에 따르면 회사의 채권인은 해당 주주를 상대로 회사 채무에 대해 보충 배상 책임을 가지도록 청구할 권리가 있다. 회사 채권인에 대한 배상책임은 지재권 권리 자체에 하자가 존재하거나 지재권의 가치를 높게 평가한 경우 자주 발생된다.

 

③기타 주주에 대한 계약 위반 책임

<회사법>의 규정에 따르면 자본금을 충실히 납입하지 않은 주주는 회사에 대한 보충 납입 의무를 제외하고도 기타 주주에 대한 계약 위반 책임을 가져야 한다. 회사에 대한 각 투자자의 투자 행위는 투자계약서 및 회사 정관을 기반으로 하는 계약 행위이므로 일방이 계약의 의무를 이행하지 않을 경우 위약 책임을 가져야 되는 것은 당연한 일이다. 이와 같은 경우 회사의 기타 주주는 보정 조치를 취할 것을 청구하거나 배상책임을 가질 것을 청구할 권리도 있다.

 

(3)주요 대응책

지재권 투자자 입장에서 상기와 같은 법적 리스크를 사전에 충분히 이해하고 대응책을 마련함으로서 투자에 따른 법적 책임을 미연에 방지하는 동시에 투자효익을 창출하는 것이 중요하다. 지재권 투자에 따른 법적 리스크 예방은 아래와 같은 측면으로부터 고려해볼 수가 있다.

 

①권리 자체에 대한 사전 점검

투자로 사용하고자 하는 지재권의 권리 안정성, 유효성 및 제3자 지재권 침해 가능성 등 다양한 측면으로부터 권리 자체의 하자 존재여부에 대해 세부적으로 점검하고 확인함으로서 권리하자로 인한 법적 리스크를 최대한 피할 것을 제안한다.

 

②지재권에 대한 가치 평가는 필수 사항

앞서 언급한 바와 같이 지재권의 가치 평가로 인한 투자 분쟁이 실무적으로 가장 많이 발생되므로 지재권 투자자는 가치 평가에 대한 내용과 절차 등을 충분히 이해하고 지재권 투자의 핵심사항으로 정하여 해당 절차를 진행할 필요가 있다. 가치 평가 과정에서 유의해야 할 사항은 아래와 같다.

⒜우선 내부 점검을 통해 지재권 가치에 대한 내부 평가를 진행할 것을 제안한다. 내부 평가는 지재권의 가치에 대한 점검 작용이 있을 뿐만 아니라 지재권 가치에 영향을 미치는 중요한 요소가 어떤 것들이며 어떠한 조치를 통해 불리한 요소를 제거 및 처리함으로서 가치를 높이는 중요한 수단 및 단계라도 할 수 있다.

⒝평가기관 선정 시 반드시 자산평가자격증 소지 및 지재권 자산평가 관련 전문지식과 풍부한 경험을 가지고 있는 평가기관을 선택할 것을 제안한다.

⒞특허기술 또는 기술 노하우 등에 대한 가치 평가 과정에서 기술의 개발비용, 동 종류 제품 또는 기술의 시장잠재력, 기술 라이센스 비용 및 기술의 후속 개발 및 투입자금 등에 대해 평가 기관과 충분히 소통하여 가장 적합한 평가방법을 적용함으로서 기술의 가치를 최대한 반영해야 한다.

⒟정식 가치 평가는 지재권 투자자 일방이 평가기관을 의뢰하는 것 보다는 가급적이면 투자자들이 공동으로 평가기관을 선정함으로서 기타 투자자가 평가한 가치에 대해 사전에 인정하고 확인하는 절차를 거쳐 향후 가치 평가로 인한 분쟁을 미연에 방지해야 한다.

 

③지재권 가치변동으로 인한 책임 부담 각서 또는 보증서는 신중하게 체결할 것

실무적인 사례로부터 보면 기타 투자자들이 지재권 투자자를 상대로 향후 지재권 가치변동으로 인해 지재권의 가치가 하락 할 경우 계약 위반 책임 또는 추가 배상 책임을 가지는 내용으로 각서 또는 보증서를 체결할 것을 요구할 수 있다. 가치변동으로 인한 법적 리스크에서 언급한 바와 같이 지재권의 가치 변동을 일으키는 요인은 복잡하고 다양하며 지재권 투자자가 모든 가치변동으로 인한 가치하락에 대해 법적 책임을 가질 필요는 없다. 실무적으로 사전 명확한 약정이 없는 한 기타 투자자는 지재권 가치 변동이 지재권 투자자의 고의적 또는 악의적인 행위로 인해 초래된 것이라는 사실에 대한 입증 의무가 있으므로 상기와 같은 내용의 각서 또는 보증서 체결을 요구 할 경우 필히 전문가의 도움을 받아 해당 내용에 대한 충분한 법적 검토를 진행할 것을 제안한다.

 

④소유권에 대해 명확히 약정

지재권을 투자회사에 양도하는 방식으로 투자를 진행할 경우 해당 지재권은 합자 또는 합작 회사의 명의로 변경된다. 실무적으로 기타 투자자들이 투자한 지재권을 임의로 사용하는 경우가 존재하므로 합자 또는 합작계약서 및 회사정관에 그 어떠한 상황하에서도 각 투자인이 개인명의로 기술을 양도하거나 사용할 수 없고 이를 위반할 경우의 배상책임 등에 대해 명확히 약정함으로서 지재권의 부당한 유출을 예방해야 한다.

 

⑤회사 경영관리에 적극 참여

법적 규정에 따라 주주의 권리를 충분히 활용하여 투자회사에 동사 또는 감사를 위임하는 방식으로 회사 경영관리에 적극 참여하여 기타 투자인이 회사의 명의로 무상 또는 저가로 지재권을 사용하는 행위를 방지하는 한편 합자 또는 합작회사의 지재권 사용 상황, 지재권을 통한 이익 창출 상황 등에 대해서도 체크하고 확인할 필요가 있다.

 

⑥투자회수 및 경업금지 조항 추가

지재권 투자는 지재권 자체의 불안정성 등 요인으로 예상한 바와 같이 투자이익을 창출하는 것은 어려운 일이다. 따라서 향후 회사 경영이 악화 될 경우 현금 또는 기타 방식으로 투자한 지재권을 회수하는 방식도 고려해 볼 수 있고 경업금지조항을 추가하여 기타 투자인이 출자한 지재권으로 제품개발 또는 신규법인 설립, 기타 제3자와 합자, 합작 등 경영 행위를 금지함으로서 지재권 투자자의 권리를 충분히 보장해야 한다.

 

 

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